Marka w sieci

Jak podaje „Rzeczpospolita”, w Polsce nie wolno obecnie udzielać dalszej licencji (sublicencji) na znak towarowy. Uzasadnia się to troską o klienta. Nie zgadzają się z tym niektóre firmy zagraniczne.

- Znak towarowy powinien odróżniać towary danego przedsiębiorcy. Leży to w interesie klientów, którzy decydują się na kupno ze względu na daną marką w przekonaniu, że jest to rzeczywiście produkt, do którego zdobyli zaufanie. Pojawianie się na rynku towarów różnych przedsiębiorców oznaczonych takim samym lub podobnym znakiem osłabia jego funkcję odróżniającą. Mimo to w praktyce światowej (również w Polsce) przyjęło się, że inne podmioty mogą używać cudzej marki, jeżeli odbywa się to pod kontrolą jej właściciela - mówi Zenobiusz Miklasiński, wiceprezes Urzędu Patentowego.

- Zakaz sublicencji, jak się zdaje, ma być chronić konsumentów przed skutkami dewaluacji znaków towarowych. Dostrzegamy jednak olbrzymią dysproporcję między rzekomym zagrożeniem a środkiem, którego tu użyto. Ochrona marki, aby nie straciła na wartości przez niski poziom usług, jakie świadczą osoby, którym udzielono na nią licencji lub sublicencji, jest w interesie właściciela znaku - zwraca uwagę adw. Jacek Stefaniuk, doradca prawny McDonalds Polska sp. z o.o Dodaje, że przedsiębiorcy prowadzący restauracje sieci McDonalds w systemie franczyzy, jako sublicencjobiorcy spółki McDonalds Polska, muszą zapewnić określone standardy obsługi klientów oraz jakość produktów. Wewnętrzny system regularnych i wnikliwych kontroli oraz obecność na rynku konkurencji najpełniej chronią interesy konsumentów. Właściciel znaku, jeśli chce utrzymać jego renomę, musi o te interesy dbać. Ustawodawca chcąc wspomóc naturalny mechanizm ochrony, mógł ograniczyć się do uzależnienia sublicencji od zgody właściciela znaku, co byłoby zgodne z praktyką obrotu.

Zenobiusz Miklasiński przypomina, że porozumienie TRIPs, będące częścią porozumienia o utworzeniu Światowej Organizacji Handlu, której Polska jest członkiem, dopuszcza używanie znaku towarowego przez inne osoby, jeżeli odbywa się to pod kontrolą jego właściciela. Podobnie dyrektywa Unii Europejskiej o zbliżeniu ustawodawstw państw członkowskich, dotycząca znaków towarowych, przewiduje taką możliwość, jeżeli właścicielowi zagwarantuje się wspomnianą kontrolę.

- Zawarcie klasycznej umowy sublicencyjnej (w której licencjobiorca upoważnia osoby trzecie do używania znaku) powodowałoby przerwanie więzi między wszystkimi osobami używającymi daną markę a jej właścicielem. W tej sytuacji nie mógłby wykonywać kontroli, o której mówi art. 8 dyrektywy - podkreśla Zenobiusz Miklasiński.

Zenobiusz Miklasiński, Wiceprezes Urzędu Patentowego
Problem zakazu sublicencji, który ma blokować rozwój sieci franchisingowych, wydaje się sztuczny. Właściciel znaku, kiedy upoważnia regionalnego organizatora do budowania takiej sieci, zezwala jednocześnie na używanie swojego znaku przez podmioty tworzące tę sieć i stawia im określone warunki co do używania swojej marki. Nie traci w ten sposób bezpośredniej kontroli nad nimi. Podobnie funkcjonuje tzw. wspólny znak towarowy, który mogą używać przedsiębiorcy zrzeszeni w danej organizacji (bez żadnych dalszych umów licencyjnych czy sublicencyjnych). Uregulowania zawarte w polskiej ustawie są konsekwencją takiego właśnie rozumienia znaku towarowego oraz postanowień TRIPs i dyrektywy Unii. Służą one interesowi publicznemu i w niczym nie naruszają właściciela znaku.

Prof. Ryszard Skubisz
Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy (licencjodawca) może udzielić innej osobie (licencjobiorcy) uprawnienia na używanie znaku towarowego - art. 163 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Zakazane jest natomiast udzielanie przez licencjobiorcę upoważnienia na używanie tego znaku towarowego kolejnemu licencjobiorcy - art. 163 ust. 2 ustawy. Czynność prawna udzielenia sublicencji jest zatem nieważna ex lege (art. 58 kodeksu cywilnego)

Regulacja ta rozciąga się zarówno na umowy, których przedmiotem są wyłącznie prawa i obowiązki dotyczące znaku towarowego, jak i umowy o charakterze mieszanym, w których obok zezwolenia na używanie znaku towarowego występują inne zagadnienia (np. kontrakty franchisingowe, umowy o selektywnej dystrybucji). Wyłącza ona również możliwość udzielenia sublicencji, nawet jeżeli uprawniony z rejestracji (właściciel znaku) upoważni licencjobiorcę do udzielania sublicencji (art. 163 ust. 2 ustawy nie zakazuje pośrednictwa licencjobiorcy w zawieraniu kolejnej umowy licencyjnej, nie będzie to jednak już sublicencja).

Wiążące Polskę akty prawa międzynarodowego nie nakładają ustanowienia zakazu udzielania sublicencji na używanie znaku. W szczególności taki obowiązek nie wynika z art. 66, 68 i 69 Układu Stowarzyszeniowego, które zobowiązują Polskę do dostosowania swojego prawa do europejskiego prawa wspólnotowego w dziedzinie własności przemysłowej. Przepisy dyrektywy o znakach towarowych nie normują sublicencji, co oznacza, iż państwa członkowskie Unii Europejskiej mają pełną swobodę w tym zakresie. Ustawodawstwa jednych wyraźnym przepisem prawa dopuszczają pod pewnymi warunkami sublicencję, tak jest np. w Grecji, Irlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Ustawy, np. krajów Beneluksu, Francji i Niemiec, nie regulują tej kwestii, a tamtejsza praktyka i doktryna respektuje udzielanie sublicencji. Zawsze udzielenie sublicencji zakłada wyraźną lub dorozumianą zgodę uprawnionego z rejestracji na udzielenie sublicencji przez licencjobiorcę. Licencjobiorca udzielając kolejnej licencji (sublicencji), działa jednak w swoim własnym imieniu.

W świetle dyrektywy oraz przepisów państw Unii trudno jednoznacznie określić motywy, jakie spowodowały wprowadzenie w ustawodawstwie polskim zakazu udzielania sublicencji. Najprawdopodobniej ratio legis przyjętej regulacji spowodowało przekonanie, iż towary wytworzone pod znakiem towarowym przez sublicencjobiorcę będą niższej jakości. Tymczasem jakość towarów w gospodarce rynkowej wymuszają sami odbiorcy. Właściciel znaku oraz jego licencjobiorca mogą zdeprecjonować markę, wytwarzając towary niskiej jakości, jeżeli będą ignorować oczekiwania rynku. Ustanowienie zakazu sublicencji nie może być zatem argumentem na rzecz dbałości o interesy konsumenta. Zakłada błędnie, iż uprawniony z rejestracji udzielając zgody na udzielenie sublicencji oraz jego licencjobiorca, nie zadbają o swoje interesy i pominą inne okoliczności dotyczące towaru (np. kontrolę nad procesem jego wytwarzania).

Zakaz udzielania sublicencji istotnie utrudnia działalność gospodarczą w Polsce, zwłaszcza zagranicznych podmiotów. Chodzi w szczególności o system franchisingu oraz różnego rodzaju metody dystrybucji towarów. W szczególności istotnie ograniczono możliwości samodzielnego działania przez spółki córki obcych przedsiębiorstw. Umowy o używanie znaku muszą obecnie zawierać spółki matki uprawnione z rejestracji znaków towarowych w Polsce, chyba że dokonają cesji praw do znaków na podmioty zależne w naszym kraju. Niewątpliwie pozostaje to w sprzeczności z deklarowaną wolą polityczną eliminowania utrudnień w działalności gospodarczej w Polsce. Dlatego konieczna jest jak najszybsza nowelizacja art. 163 ust. 2 ustawy.