Pilnuj swoich znaków

O tym, czy dany znak towarowy zostanie zarejestrowany i otrzyma ochronę prawną, decyduje Urząd Patentowy. Instytucja wydaje właściwą decyzję po sprawdzeniu, czy zgłoszony do rejestracji znak spełnia ustawowe warunki wymagane dla uzyskania tego prawa. Jednak nie tylko badanie znaku przez UP jest istotne. W ciągu trzech miesięcy od jego zgłoszenia Urząd Patentowy umieszcza zgłaszane znaki w swoich bazach danych po to, by osoby trzecie mogły zapoznać się tak z nimi, jak i z wykazami sygnowanych nimi towarów. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zgłaszać do urzędu uwagi dotyczące okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego na dany znak towarowy. Aby wystąpić do UP z wnioskiem o unieważnienie znaku towarowego albo ze sprzeciwem do udzielenia prawa ochronnego, należy mieć w tym interes prawny, a także wykazać, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

Amerykańska firma JanSport Appared Corporation posiadająca zastrzeżony znak w klasie 16., obejmującej plecaki, chlebaki i torby noszone w talii, wniosła sprzeciw do znaku Jeepsport Travel Equipment firmy Ortalex z Dzierżoniowa w zakresie towarów z klasy 18. – plecaki szkolne, sportowe i turystyczne. Kolegium ds. spornych Urzędu Patentowego uznało, że między znakami zachodzi jedynie koncepcyjne podobieństwo, ale wywołują odmienne wrażenie i kupujący ich nie pomylą ani nie skojarzą tych marek. W związku z tym sprzeciw amerykańskiej firmy został oddalony.

Odmowa udzielenia ochrony

Zgodnie z prawem własności przemysłowej możliwe jest domaganie się od Urzędu Patentowego odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zgłaszany przez inny podmiot lub unieważnienia znaku towarowego, któremu prawo ochronne zostało udzielone. Aby wystąpić z takim wnioskiem, negowany znak towarowy musi być:

• identyczny lub podobny do znaku powszechnie znanego i używanego jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby (art. 132 ust. 1 pkt 2) lub
• identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym lub zgłoszonym do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla identycznych towarów (art. 132 ust. 2 pkt 1) lub
• identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym (art. 132 ust. 2 pkt 2).

Zastrzeżeniu przez firmę RSX z Katowic znaku Merci sprzeciwiła się firma August Strock KG z Niemiec, producent m.in. czekoladek pod marką Merci. Firma z Katowic zgłosiła swój znak w 1999 roku jako znak słowny także na namiastki kawy i napoje na bazie kawy (decyzja o rejestracji – 4 września 2003). Natomiast firma August Strock KG z Niemiec posiada znak słowny Merci chroniony w Polsce od 1990 roku m.in. na kakao, czekoladę i słodycze (decyzja o rejestracji – 4 marca 1992 roku). UP uznał najpierw, że nie ma ryzyka, że klient się pomyli, bo towary różnią się od siebie – kawa i kakao to nie to samo. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, że kawa i kakao należą do tej samej grupy towarów i sprzedawane są w tych samych sklepach. Opierając się na orzeczeniu Sądu, Kolegium UP unieważniło sporny znak. Uznało bowiem, że znak Merci firmy RSX koliduje ze znakiem Merci firmy Augusto Strock, ponieważ występuje identyczność lub podobieństwo znaków, jednorodzajowość towarów oraz możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

Zgodnie z art. 132 ust. 3 pkt 3, prawa ochronnego nie otrzyma również znak identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów. W tym wypadku rejestracja znaku mogłaby przynieść zgłaszającemu korzyść, która mu się nie należy, lub mogłaby być szkodliwa dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Dotyczy to również znaku powszechnie znanego. Znak renomowany ma silniejszą ochronę prawną, ponieważ renoma jest dorobkiem producenta, jego wizytówką i świadczy o jakości produktu.

Niemiecka firma Braun, znany producent sprzętu AGD, w tym również mikserów, ekspresów do kawy czy czajników elektrycznych, posiadająca w Polsce ochronę na słowny i słowno-graficzny znak Braun, a od 1995 roku korzystająca z ochrony wynikającej z rejestracji międzynarodowej, wystąpiła do sądu przeciwko polskiej spółce Brach-Pol i cypryjskiej spółce Parada o ochronę znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji. Spółka Parada była właścicielem zarejestrowanych znaków DD Brawn i Brawn DD King, które były oznaczeniem na takich sprzętach, jak: ekspresy do kawy, miksery i czajniki elektryczne. Braun podkreślał, iż znaki pozwanych są bardzo podobne do znaków używanych przez niego, a ponadto przeznaczone są do oznaczania towarów identycznych lub podobnych, dlatego też zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do osoby producenta. Jeśli ktoś wprowadza do obrotu towary identyczne lub podobne o niskiej jakości i oznacza je bardzo podobnymi znakami, żyje kosztem pozycji znanego producenta. Sąd Najwyższy uznał za zasadne żądania firmy Braun i podkreślił, że znaki renomowane stoją na szczycie piramidy znaków.

Nieważny wniosek o unieważnienie

Na wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy obowiązuje termin pięciu lat. Nie można bowiem wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, mimo że istnieje kolizja z wcześniejszym znakiem lub ma miejsce naruszenie praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeśli przez pięć kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca był świadomy jego używania i nie sprzeciwiał się temu. To samo dotyczy znaku towarowego powszechnie znanego. Jeżeli uprawniony do znaku powszechnie znanego wiedział o używaniu kolidującego znaku, a nie sprzeciwiał się temu przez pięć kolejnych lat, to po ich upływie nie może już złożyć wniosku o unieważnienie. Te same przepisy stosuje się dla unieważnienia znaku, który otrzymał prawo ochronne z naruszeniem przepisów ustawy, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego.

Znak słowno-graficzny należy oceniać jako integralną całość, a nie wyłącznie jedno ze słów, które stanowi tylko jeden z elementów znaku. Używany przez wnioskodawcę znak słowno-graficzny w postaci „Mięta C. Fix”, który stanowi integralną całość, różni się od zarejestrowanego na rzecz pozwanego znaku towarowego, „fix”. Komisja Odwoławcza ustaliła, że występujące w używanym przez wnioskodawcę znaku słowno-graficznym „Mięta C. Fix” słowo „fix” stanowi wyłącznie jeden z członów tego znaku i jako taki nie może być oceniany odrębnie jako jego element główny, który przesądza o istocie całego znaku. Poza tym zwrot słowny „fix” pełni w obrocie handlowym funkcję ogólnoinformacyjną w odniesieniu do właściwości towaru, więc użycie przez wnioskodawcę słowa „fix” w stanowiącym całość znaku słowno-graficznym „Mięta C. Fix”­­­­ nie stwarza niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Częściowa odmowa ochrony

W przypadku gdy brak jest ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, ale tylko w stosunku do niektórych towarów, Urząd Patentowy w pierwszej kolejności odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy tylko dla tych towarów – art. 145 ust. 3 prawa własności przemysłowej.

Firma Henkel korzysta z ochrony na słowny znak Pur w klasie 3., m.in. dla towarów takich jak: mydła, środki do prania i mycia, środki do mycia naczyń. Francuska firma zgłosiła słowno-graficzny znak Clim Pur’ w klasach towarowych 11., 12., 37. oraz 3., m.in. na preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, preparatów do czyszczenia i oczyszczania powietrza w urządzeniach klimatyzacyjnych. Urząd Patentowy odmówił francuskiej firmie udzielenia ochrony na znak częściowo, tzn. na towary z klasy 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził słuszność tej decyzji. Według sądu znaki należy oceniać nie poprzez różnice, lecz poprzez elementy podobne, a takim jest słowo „pur”.

Znak towarowy a nazwa działalności gospodarczej

Może się zdarzyć, że wystąpią podobieństwa między zgłoszonym znakiem towarowym a nazwą innego przedsiębiorstwa. Czyje prawo jest wtedy ważniejsze? Zgodnie z art. 131 ust. 5 ustawy prawo własności przemysłowej to, że inny podmiot zgłasza do rejestracji znak towarowy podobny do oznaczenia, którym inna osoba posługuje się jako nazwą firmy, nie stanowi podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego dla zgłaszanego znaku. Szczególnie jeżeli nazwa firmy jest wyrazem pospolitym oraz nie jest używana jako znak towarowy powszechnie znany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dla towarów tego samego rodzaju oraz jeśli w chwili zgłoszenia znaku towarowego nie było konfliktu interesów ze względu na np. różny profil działalności, lokalny zasięg działalności lub odmienne formy używania obu oznaczeń. Ważne jest jednak, by zgłaszający znak towarowy działał w dobrej wierze. Jeżeli znak został zgłoszony w złej wierze, nie będzie mu udzielone prawo ochronne.

Podobnie jest w sytuacji odwrotnej. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą firmy, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Szczególnie jeśli profil działalności jest inny lub zasięg używania tej nazwy jest lokalny.

Ponadto art. 160 ustawy mówi, iż osoba, która prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie.

Unieważnienie znaku to nie wszystko

Naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy, zgodnie z prawem własności przemysłowej, jest bezprawne używanie w obrocie gospodarczym:

• znaków identycznych do zarejestrowanych znaków towarowych w odniesieniu do identycznych towarów,
• znaków identycznych lub podobnych do zarejestrowanych znaków towarowych w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Błąd odbiorców ma polegać w szczególności na ryzyku skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym bądź znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego.

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało w taki sposób naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo (nawet jeśli ta nie zdawała sobie z tego sprawy), zaniechania naruszania i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W razie zawinionego naruszenia może zażądać naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę odszkodowania.

Karina Korczyńska, prawnik, menedżer działu doradztwa PROFIT system